长篇武侠小说《鹿鼎记》问世后被改编为多个影视版本，已成为人们耳熟能详的作品。除了《鹿鼎记》小说本身获得著作权保护外，伴随着《鹿鼎记》影视剧走红的小说作品名称权益也获得保护。北京市高级人民法院日前作出的一份判决显示，某公司在咖啡、茶饮料、糖等第30类商品上申请注册“鹿鼎记”商标，被认定损害了相关方就《鹿鼎记》小说作品名称享有的合法权益，应宣告无效。
多件“鹿鼎记”被提无效
该案一方当事人明河社出版有限公司（下称明河社公司）与《鹿鼎记》有何关联？
《鹿鼎记》由查良镛（笔名金庸）于1972年创作完成。2002年1月1日，查良镛与明河社公司就《鹿鼎记》在内的《金庸作品集》签订著作权许可使用合同。根据合同约定，明河社公司享有《金庸作品集》有关权利，并就该作品开展任何合法的维权行动。查良镛与林乐怡于2015年签订的授权委托书显示，林乐怡可代其管理、处理、使用其任何有效存续的文学作品相关知识产权；同年，林乐怡也授权明河社公司开展针对《金庸作品集》合法的维权行动。查良镛去世后，林乐怡取得查良镛的文学遗产管理权。
该案诉争商标是由东莞市鹿鼎记餐饮管理有限公司（2016年经核准变更企业名称为东莞市鹿鼎记实业投资有限公司，下称鹿鼎记公司）于2015年提交注册申请的第18694178号“鹿鼎记”商标（下称诉争商标），2017年被核准注册使用在咖啡、茶饮料、糖等第30类商品上。
2018年11月19日，明河社公司针对鹿鼎记公司的诉争商标等多件“鹿鼎记”商标提出无效宣告请求，主张《鹿鼎记》为查良镛创作且享有著作权的小说作品，具有较高知名度；诉争商标完全复制《鹿鼎记》作品名称，损害了查良镛对该知名作品名称享有的在先商品化权益。
对此，鹿鼎记公司则认为，“鹿鼎记”是其2012年申请注册的“鹿鼎轩”商标的延伸，有独特含义，而且“鹿鼎记”作为该公司产品品牌和服务字号已广泛使用。“鹿鼎记”三字不构成作品，明河社公司对其不享有在先权益。
国家知识产权局经审理认为，根据明河社公司提交的证据，《鹿鼎记》在诉争商标申请日前已具有较高知名度，其知名度的取得是查良镛及明河社公司创造性劳动的结果，由该知名的作品名称所带来的商业价值和商业机会也是查良镛及明河社公司投入大量劳动和资金所获得。因此，《鹿鼎记》作为在先知名作品名称应当作为在先合法权益得到保护。鉴于《鹿鼎记》作品名称具有一定的独创性和显著性，而诉争商标所采用的文字组合与该小说作品名称完全相同，诉争商标在其核定商品上的注册与使用容易导致相关公众误认为其经过权利人的许可或与权利人存在特定联系，故诉争商标的注册损害了明河社公司所主张的知名作品名称在先权益。综上，国家知识产权局裁定对诉争商标予以无效宣告。
随后，鹿鼎记公司向北京知识产权法院提起诉讼，请求维持诉争商标的注册。明河社公司向法院提交了相关合同，以证明其有权针对诉争商标提出无效宣告请求。鹿鼎记公司向法院提交了“鹿鼎记DeerStory”品牌宣传册等材料。
北京知识产权法院经审理认为，根据林乐怡与明河社公司签订的作品许可使用合同的约定，对于将查良镛的小说作品名称“鹿鼎记”申请注册为诉争商标的行为，明河社公司有权提出无效宣告请求。同时，在诉争商标申请日前，“鹿鼎记”作为《鹿鼎记》作品的名称已具有较高知名度。而诉争商标标识与该作品名称文字相同，注册使用在咖啡、茶饮料、糖等核定商品上，容易引起相关公众误认。考虑到《鹿鼎记》小说作品的知名度、诉争商标标识与《鹿鼎记》作品名称的近似程度、鹿鼎记公司同时申请注册有数件“鹿鼎记”商标的事实，可以认定诉争商标的申请注册具有“搭便车”的故意。综上，法院认定诉争商标的申请注册损害了明河社公司所主张知名作品名称在先权益，一审判决驳回鹿鼎记公司的诉求。
鹿鼎记公司不服一审判决，向北京市高级人民法院提起上诉，但未能获得支持。
作品名称权益受关注
“诉争商标的申请注册损害他人在先权利，被宣告无效并无不当。《鹿鼎记》创作于1972年并具有较高知名度，鹿鼎记公司完全有可能接触到‘鹿鼎记’的独特表达。诉争商标标识与《鹿鼎记》作品名称完全相同，难言独创，也难谓巧合。退一步说，即使的确为其独创，依据商标法、最高人民法院相关司法解释关于在先权利的规定，也符合侵犯在先权利的要件。另外，企业字号的登记与商标注册系不同体系，登记注册企业字号并不能当然令商标注册具有正当性并合法化。”上海漕溪律师事务所高级合伙人陈少兰表示。
中国商标网显示，自2012年起，鹿鼎记公司先后在多个商品和服务类别上申请注册了多件“鹿鼎记”及“鹿鼎记”图形相关商标。目前明河社公司针对鹿鼎记公司注册“鹿鼎记”相关商标提起的商标权无效宣告纠纷案还在进一步审理中。
据了解，在商标权无效宣告案件中，主张“作品名称在先权益保护”的案例并不鲜见。自2019年1月1日至2020年5月31日，北京知识产权法院共审结涉及作品名称及作品中的角色名称在先权益保护的案件67件。这些案件涉及腾讯科技（深圳）有限公司、央视动漫集团有限公司、迪士尼企业公司等权利主体，涵盖“功夫熊猫KUNG FU PANDA”“三生三世十里桃花”“王者荣耀”等大众熟知的作品。
北京知识产权法院副院长宋鱼水在此前召开的作品名称在先权益保护相关案件审理情况发布会上介绍，该法院审理的商标授权确权行政案件中，部分当事人根据商标法第三十二条、司法解释等相关规定，主张其作品名称为商标法所规定的“在先权利”时，法院通常考虑下列因素：所涉作品在著作权保护期限内，作品名称在诉争商标申请注册前具有一定知名度；诉争商标的申请注册人主观上存在恶意；诉争商标标志与作品名称相同或近似；诉争商标指定使用的商品属于在先作品名称知名度所及的范围，易导致相关公众误认为其经过在先作品所有人的许可或与其存在特定联系等因素。（本报实习记者 王晶）
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